4조 - 1 현행 특허법상 특허대상의 확대와 KIPO정책

Ⅰ 서론
“태양아래 있는 인간에 의하여 만들어진 어떤 것도 특허의 대상이 될 수 있다”고 판결한 1980년의 Diamond v. Chakrabarty 판결을 기점으로 미생물, 생명조직, 그리고 실험기술 등이 특허 대상으로 포함되면서 알고리즘, 수학공식, 자연의 법칙 등에 이르기까지 특허의 범위가 확대되었으며, 1998년 미국에서는 기업경영방식까지도 특허의 대상이 되었다. 특허 범위의 확대는 결국 기업경영 또는 국가경쟁력 향상에 있어서 특허가 선택이 아닌 기술 혁신을 이루는 단단한 인프라라는 인식을 가져다주었다. 지적재산권에 대한 정책변화는 법제도적인 변화와 함께 한다. 파리협약, 베른협약, 특허협력조약, TRIPS 조약, 특허법 조약에 이르는 다자간 특허제도의 변화 뿐 아니라 각국의 자율적인 권한에 맡겨진 주요 특허국들의 법제도상의 변화는 특허정책의 변화를 유도할 뿐 아니라 R&D 투자 유인, 산업정책변화 등 다양한 파급효과를 가져왔다.


Ⅱ 특허대상의 확대
1.생명공학 특허
1) 정의
현대의 과학기술은 거의 모든 분야에 걸쳐서 빠르게 변화하고 있다. 특히 생명 관련 과학기술 부분은 21세기 접어들어서 인간게놈프로젝트의 완성 등 비약적 발전을 거듭하고 있다. 생명과학기술에 관련된 발명이란, 동물, 식물, 미생물 등 생물체를 직접대상으로 하거나 혹은 그 기능을 이용하는 데에 특징을 둔 발명으로 정의할 수 있다. 따라서 특허의 대상이 되는 생명과학기술의 발명의 주요 유형으로는, 새로운 미생물 자체나 그 이용에 관한 발명, '무성적으로 반복 생식할 수 있는 변종식물'을 비롯한 식물 관련 발명, 동물 자체나 일부분 혹은 동물의 제조 방법, 이용, 형질전환, 복제기술 등을 포함하는 동물관련 발명, 그리고 유전자, DNA단편, 벡터나 단백질 등을 포함하는 유전공학 관련 발명, 그리고 수술이나 진단, 치료 방법에 관한 발명 등이 있다.

(1) 미생물
미생물을 비롯한 생명체에 대한 특허인정은 1980년 미국 연방대법원의 판결이 그 시발점이 되었다. 1971년 제너럴일렉트릭(GE)사에서 연구원으로 근무하고 있던 미생물학자 아난다 차크라비티(Ananda Chakrabarty)는 미국특허청에 유전자 조작 미생물을 특허출원하였다. 이 미생물은 원유 분해능력을 갖춘 새로운 박테리아로 해양오염을 제거하는 유용성을 갖추고 있었다. 미국특허청에서는 특허법 하에서 생물은 특허대상이 되지 않는다는 이유로 그 특허출원을 거절했다. 차크라바티는 특허청의 결정에 불복하였고 특허항소법원에 항소하여 3:2의 결정으로 승소하였다. 이번에는 미국특허청이 연방대법원에 상고하였으나, 대법원은 1980년 5:4의 근소한 차이로 차크라바티의 손을 들어주면서 유명한 판례 "태양 아래 인간이 만든 어떤 것도 특허 가능하다"를 남긴다.
이 사건은 생명체의 특허성 문제에 관한 리딩 케이스이다. 심사단계에서, 미생물은 '천연 산물 (products of nature)'이며, 미국 특허법 제101조에 규정되어 있는 특허보호대상에 해당하지 않는 것을 이유로, 미생물 자체에 관한 클레임은 거절되었다. Chakrabarty는 USPTO 심판부에 이의를 제기하였지만, USPTO 심판 부는 심사관의 거절이유를 인정하였다. 그러나, Chakrabarty는 이 결정에 불복하여 특허항소법원 (CCPA)에 항고하였고 3:2의 결정으로 승소하여, 그 결과 박테리아 자체에 관한 claim이 특허로서 인정되게 되었다. 이에 불복하여, USPTO는 연방대법원에 상고하였다. 이에 대하여 연방대법원은 살아있고 인공적인 미생물은 제품(manufacture) 또는 합성물(composition of matter)로서 미국특허법 제101조에 규정된 특허가능한 주제 (patentable subject matter)라고 판결하였으며, 그 판결요지는 다음과 같다.
① 법원은 제101조에서의 '제품'이라고 하는 용어에 대하여 해석을 행하였다. 언어사전적인 정의에 의하면, 이것은 '인간 또는 기계에 의하여 소정 원재료를 사용하여, 이러한 원재료의 새로운 형태, 품질, 특성 및 조합을 이용하여 제조한 물품'을 가리킨다. 특허법 제정 시, '제품' 및 '합성물'과 같이 넓은 의미의 용어를 선택하고, 종합적인 any라는 단어를 사용한 것으로 보면, 연방의회는 특허법이 광범위하게 적용될 것 을 상정한 것이 분명하다.
② Jefferson에 의하여 기초된 1793년의 특허법에 정의된 보호대상은 '모든 신규하고, 유용한 art, 기계, 제품, 조성물 또는 모든 신규하고 유용한 개선'이다. 그 후의 1836년 특허법, 1870년 특허법, 1874년 특허법에서도 동일하게 넓은 의미의 용어를 사용하였다. 1952년 특허법 제정 시 연방의회는 'art'라는 용어 대신 '방법(process)'이라는 용어를 사용하였고, 나머지는 Jefferson의 용어를 그대로 사용하였다. 1953년 특허법 개정위원회 보고에서도 연방의회는 그 보호대상에 대하여 '세상의 모든 인공적인 것을 포함한다' 라는 방침을 표출하였다.
③ 그러나 이것은 결코 제101조가 제한 없이 모든 발견을 포함한다는 것을 의미하는 것은 아니다. 자연법칙, 물리적 현상 및 물리적 관념에는 특허성이 인정되지 않는다. 따라서 땅에서 발견되는 새로운 물질이나 야생에서 발견된 새로운 식물은 특허대상이 아니다. 또한 아인슈타인의 E=mc2라고 하는 유명한 법칙이나, 뉴턴의 만류인력의 법칙도 특허대상이 아니다.
④ Chakrabarty의 클레임은 지금까지 알려지지 않은 자연현상은 아니고, 비자연적으로 산출된 제품 또는 합성물이다. 즉, 인류의 창조적 산물이다. 따라서 생물체인가 무생물인가의 문제가 아니라, 자연의 산물인가 아니면 인간이 만든 발명인가를 구별하여야 한다고 연방의회는 인정하였다. 본 건에서의 피상고인의 미생물은 인간의 창조와 연구의 성과물이다.
⑤ 피상고인이 천연물과는 다른 현저한 특이성을 가진 새로운 미생물을 제조한 것에는 중요한 유용성이 인정된다. 이것은 자연제품이 아니라 피고인의 작업에 의한 제품이다. 따라서 당해 발명은 제101조의 특허 보호대상에 해당한다. 특허보호대상에 해당하는지의 여부에 대하여 연방대법원에 의하여 확립된 판단기준은 다음과 같다.
o '자연법칙, 물리적 현상 및 추상적 관념'은 특허보호대상에 해당되지 않는다.
o '비자연적으로 산출된 제품 또는 합성물, 즉 인류의 창조적 산물'은 특허보호의 대상에 해당된다.
o 이미 존재하던 광물이나 식물의 발견 및 법칙의 규명은 특허보호대상이 아니다. 이러한 발견은 '자연 현상이며, 누구도 자유로이 획득할 수 있으며, 누구에게도 배타성이 부여되지 않는다.
o '사람 또는 기계에 의하여 기존 원재료의 새로운 형태, 품질 또는 특성을 이용하여 생산된 물품이나, 기존 원재료를 조합시킨 물건을 이용하여 생산된 물품'은 제101조에 규정된 '제품'에 해당한다.

Chakrabarty사건에서 USPTO는 1930년의 식물특허법이 특허보호대상을 무성번식식물에 미치는 것으로 하고, 1970년의 식물품종보호법이 유성번식식물 (미생물은 포함하지 않음)에 보호를 부여하고 있는 것은 연방 의회가 이해하고 있는 제101조의 '제품' 또는 '합성물'에 생체가 포함되지 않는다는 것을 의미하는 것이고, 만일 연방의회가 '제품' 또는 '합성물'에 생체가 포함된다는 것을 고려했다면, 1930년의 식물특허법과 1970년의 식물품종보호법을 제정할 필요가 없었다고 주장하였다. 그러나 연방대법원은 USPTO의 견해를 인정하지 않고, 1930년의 식물특허법 제정 시 연방의회는 다음의 2 문제를 상정한 것으로 해석하였다. 첫째, 식물, 특히 인공배양식물은 특허법상의 천연물에 해당한다는 것이다. 둘째는 식물은 명세서 기재요건을 충족하지 못한다는 것이다. 연방의회는 이러한 2문제를 충분히 고려하여, 자연에서 식물육종자의 성과가 특허보호에 가치 있는 발명이라는 고려 하에, 명세서 기재요건을 동시에 완화하였다. 동시에 입법위원회나 연방의회 회원 중에 특허법 제101조의 '제품' 또는 '합성물'에 생체가 포함되지 않는 것을 명확하게 지적한 자는 없었다. 1970년 연방의회가 식물품종보호법을 제정할 당시에는 유성번식의 방법을 통하여 순수한 식물을 얻을 수 없었음에도 불구하고, 식물특허법은 무성번식 식물품종 이외의 것에 보호를 부여하지 않는다고 하는 부분을 보충하기 위하여, 유성번식 식물품종에 보호를 부여하게 된 것이라 한다. 따라서 양 법의 취지는 특허법 제101조의 특허보호대상에서 생체를 제외하기 위한 것은 아니라고 판시하였다

(2) 동식물
87년 4월 7일 미국 특허청장은 '다배체'굴에 대한 동물특허허용 입장을 밝히면서 '인간 이외의 동물을 포함한 비자연의 생명체는 특허보호의 대상이 된다'는 훈령을 내렸다. 이듬해인 88년에 유전자이식 마우스(일명: 하버드마우스)에 대하여 특허를 허용, 최초의 포유동물 특허를 인정했다. 이 케이스는 Chakrabarty 판결의 뒤를 이어 BT발명의 특허보호대상 확대에 있어서 하나의 기념비적 사건으로 평가되고 있다. 이후 2000년까지 미국에서 200건 이상의 동물이 특허되었으며, 우리나라도 최근에 3건의 동물특허가 허여된 바 있다.
유럽의 경우, 동식물의 품종 및 동식물을 생산하기 위한 본질적인 생물학적인 방법은 특
허보호의 대상에서 제외되고 있으며, 유럽특허조약(EPC) 제53조 (b)항에서 규정하고 있는 특허제외 대상은 특정 동식물 품종이고, 동식물이 특정 품종으로 한정되지 않는다면 특허로 보호받을 수 있는 것으로 해석되고 있다.
또한 최근 우리나라 특허청이 식물발명 중 무성번식식물만 보호하는 규정을 삭제하여 종자번식식물도 보호받을 수 있도록 특허법을 개정함에 따라 2006. 10. 1.부터 종자번식하는 유전자변형식물의 보호도 가능하게 되었다.
생명공학의 주요한 분야인 유전자변형식물 관련기술의 발전을 위해서는 개발된 기술의 보호가 필수적이라 할 수 있는데 이번 법 개정으로 제초제에 저항성을 갖는 벼, 바이러스에 강한 고추 등을 개발하는 국내 식물 생명공학자들도 그들의 연구결과를 보호받을 수 있는 토대가 마련됨에 따라 관련기술에 대한 연구개발이 한층 활성화 될 것으로 예상된다.
우리나라 특허법은 특허취득의 대상이 되는 발명을 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작'으로 정의하고 있어서 순수한 과학적 발견 자체는 원칙적으로 특허의 대상이 되지 않으며 세계 대부분의 다른 나라에서도 거의 마찬가지이다.
그러나 이 문제가 그리 간단하지는 않다. 화학 분야에서 유용하고 새로운 물질을 합성하면 이른바 '물질특허'로서 인정되는 경우가 많으며, 새 물질을 만들어내지 않더라고 이미 존재하는 물질로부터 다른 새로운 용도를 발명하면 '용도발명'으로서 특허권을 얻을 수 있다. 1847년에 이미 합성된 화학물질인 DDT에서 1939년에 스위스의 화학자 뮐러가 곤충의 신경을 마비시키는 성질이 있음을 발견하여 살충제로 널리 이용하여 특허권을 획득 한 것이 대표적인 예이다.

※ ‘생쥐인간’
2002년 11월27일 동아일보는 인간과 동물(생쥐)를 합성한 즉 절반은 사람이고 절반은 동물인 경우에 이를 특허로 보호받을 수 있는 가에 대한 미국의 반응을 보도하였다. 앞에서 언급했듯이 국내나 미국은 동물특허를 인정하고 있지만, 인간에 대해서는 특허불가의 입장을 보이고 있는 상황에서 50:50인 생쥐인간인 경우 이를 인간으로 볼 것인가? 아니면 동물로 인정하여 특허 가능한 것인가? 이에 대한 미국의 입장은 다음과 같다고 한다.
사람과 생쥐를 합성한 생쥐인간(HuMouse), 사람과 침팬지를 합성한 침팬지 인간(Humanzee)도 특허 발명품으로 인정할 수 있을까.
미 특허청은 그동안 살아 있는 유기체나 인간 유전자, 인간 세포 심지어 인간의 DNA일부를 집어넣은 복제동물에도 특허를 부여해왔다. 그러나 미국 특허청은 인간의 태아나 인간 그 자체에 대해서는 특허를 인정할 수 없다는 입장. 그래서 예비 판정결과 반인반수의 괴물이 인간을 포괄하는 개념이기 때문에 특허를 줄 수 없을 것 같다고 통보했다. 이에 대해 특허출원자는 인간이 괴물이냐고 반발하고 있다. 특허청은 노예를 금지는 미 수정헌법 13조를 원용해 이같이 판단했지만 논란을 잠재울 수 있는 명시적 조항이 미 헌법이나 법률에 없어 아직까지 결론을 못 내리고 있다.

(3) 인간배아줄기세포 (Edinburgh 사건 : EPO)
① 우리나라의 경우, (주)마리아 바이오텍에서 2001년 11월6일자로 “동결융해된 배아로부터 유래한 인간 배아 간세포로부터 특정 세포 분화방법”이라는 표제의 특허출원을 하였고, 2001년 8월 30일자로 “동경 융해된 배아로부터 유래한 인간 배아 간세포”라는 표제의 특허출원을 하였으며, 냉동잔여 배반포가 배아를 사용해 인간배아 줄기세포를 개발하여 특허를 받았다.
② 1999년 12월 8일, 유럽특허청(EPO)은 복제동물제조방법에 관한 특허공고를 행하였는데, 이건이 이른바 Edinburgh 특허사건이다. 본 발명은 줄기세포 및 비줄기세포 모두를 포함하고 있는 불균일 줄기세포군에서 줄기세포를 분리하여 선택적으로 증식시키는 방법에 관한 것으로 나아가 유전적으로 선택에 의해 순화된 줄기세포에서 형질전환동물을 제조하는 방법이다. 본 특허의 청구범위가 인간세포를 제외한다는 한정어구 없이 '동물 줄기세포'라고만 되어 있다는 점이 알려지면서 줄기세포관련 특허에 관한 격렬한 논쟁을 야기하게 되었다.
이에 대해 EPO는, EPC 제69조 및 제84조에 따르면 claim이 명세서의 기재에 의해 뒷받침되어야 하므로, 명시적인 한정어구가 없더라도 인간복제는 상기 특허의 범위에 속하지 않는다고 설명하였다. 그러나 위와 같은 유럽특허청의 해명에도 불구하고, 많은 단체들은 위 특허가 문언상으로 인간복제를 포함하는 것으로 해석될 수 있는 점에 대해 우려를 나타내었으며, 독일, 이탈리아, 네덜란드 정부, 그린피스의 독일 지부를 포함하여 14개 단체들이 상기 특허의 취소를 주장하며 이의신청을 하기에 이르렀다. 이의신청 심사부는 원래 등록된 특허가 "관련 분야의 당업자에 의해 실시될 수 있을 정도로 충분히 명백하고도 완전하게 기술되어 있을 것"을 규정하고 있는 EPC 제83조, "공서양속에 반하는 발명"을 불특허 사유 로 규정하고 있는 제53조(a), 인간 배아의 산업적·상업적 이용을 금지하는 시행규칙 Rule 23d(c)에 위반된 다고 판단하였다. 결국, 이의신청 과정에서 특허권자는, claim이 더 이상 인간의 배아 줄기세포를 포함하지 않도록 정정하였다.

2.의료분야
1)정의
의료업에 대한 발명으로는 크게 약제 발명, 치료방법 발명과 의료기기에 대한 발명 등으로 구분될 수 있는데, 이 중 약제와 의료기기에 대해서는 특허등록이 가능하지만 "치료방법"에 대해서는 예외적인 경우에만 특허가 가능하다.
현행법 상으로는 의료업에 관하여 의료행위에 대해서는 특허권의 부여를 하지 않고 있다. 즉 사람의 수술, 치료 또는 진단하는 방법에 대해서는 산업상 이용가능성이 없다고 보기 때문에(산업상 이용가능성에 대해서는 일반 상식과는 좀 차이가 있다) 특허권을 부여하고 있지 않으며 출원하더라도 등록이 거절되게 된다. 이와 같은 치료방법은 특정인의 재산적인 이익보다는 인간의 생명과 건강을 보다 우선시하기 때문이다.
예외적으로 인간이 아닌 "동물"을 대상하는 하는 치료방법이라면 특허등록이 가능하다.

2) 국내의 동향 및 전망
한국BT분야 특허는 생물의약개발 및 유전체 기술이 강세인 것으로 나타났다.2006년 12월 보건의료 R&D 특허동향을 주제로 서울교육문화회관에서 개최된 제73회 보건산업진흥포럼에서 특허정보원 서유진 연구원의 발표에 따르면 '85년부터 '04년동안 한국의 BT기술 특허출원은 내외국인 모두 상승세지만 '98년을 기점으로 내국인이 외국인출원을 추월했으며 '99년 이후 큰 폭으로 증가하고 있는 추세다. 특히 생물의약개발이 5736건(20.9%)으로 가장 많았고 유전체 기술(5067건,18.5%), 단백질체(3218건,11.7%), 측정진단(2389건,10.9%)등의 순이었으며 줄기세포 관련 기술인 동식물세포배양 기술은 2.5%였다. 또 한국은 생물의약개발 및 환경생물공학 기술에 대한 특허활동이 활발한 반면 다른 국가들은 유전체 및 생물의약개발 기술 특허활동이 활발한 것으로 나타났으며 BT분야 국제공동연구의 경우 미국이 261건으로 가장 많은 반면 한국의 경우 국제공동연구비율이 0.6%로 가장 저조했다.
'의료관련행위 발명의 특허성'을 발표한 특허청 신원혜 심사관은 의료관련 행위 발명의 쟁점으로 신개념 기술의 속출로 인한 특허성 판단의 어려움과 의료행위를 불특허하는 조문 적용상의 문제점을 꼽았다. 따라서 신 심사관은 개선방안으로 *의료방법에 대한 특허법에서의 취급 명문화 *의료방법으로부터의 의료관련 행위발명을 구별할 수 있는 구체적 심사기준 마련 *산업화 가능한 진단방법에 대한 특허허용범위 확대 *공청회를 통한 각 계층 의견 수렴 등을 제시했다.

3) 타국의 동향
(1) 미국
미국의 경우 의료기술에 대한 특허가 이미 19세기초 허용되었으며 특허법에 별도로 불특허대상을 규정하고 있지 않다.
지난 48년 미국의학협회(The American Medical Association)에서 의학연구를 위해서는 막대한 비용이 소요되기 때문에 그 결과에 대한 적절한 보호조치가 필요하다는 점을 인정하는 등 의료기술 특허에 대한 인식이 널리 퍼져있는 실정이다.
96년에 미의회는 의료관계자 및 관련의료기관의 "신체에 대한 내과 또는 외과방법의 시술"에 대하여는 침해를 이유로 구제 요청하지 못하도록 하는 조항을 발효시켰다. 즉, 내과 또는 외과방법을 청구하는 특허출원의 등록을 금지하고 있지 아니하고 특허권자는 의료관계자/관련의료기관이외의 자/기업체가 침해하는 행위에 대하여 특허권을 행사할 수 있게 되었다. 또한 미국은 타 업종과 달리 의사와 건강관리주체에 대해서는 특허 받은 의료기술의 사용을 규제하지 않는다고 규정함으로써 의료기술 특허의 특수성을 감안, 탄력적으로 운용하고 있다.

(2)일본
의료행위에 관한 발명은 특허 보호의 대상으로 할 것인가에 대한 논의가 지속되어 왔다. 일본 지적재산추진전략본부의 『의료 관련 행위 특허보호에 관한 전문위원회』는 『의료관련 행위 특허보호안』을 처음으로 제시하였다. 이 안에서는, 의료행위를 특허보호의 대상으로 하기 위한 법 개정을 목표로, 여러가지의 구체적인 변경점을 포함하고 있다.
인간을 수술이나 치료, 진단하는 방법 등의 의료행위는 특허 요건의 하나인 특허법 29조 1항에 게재된 「산업상 이용하는 것이 가능한 발명」에 해당되지 않는다고 간주하여, 지금까지 특허 출원이 거절되어왔다. 그러나 특허보호에 관한 국제적인 조화의 관점과, 의료 관련 산업의 국제경쟁력을 강화하기 위한 특허보호에 대한 요구가 제약, 의료기기 업계로부터 강하게 지적되기에 이르렀다.
그리고 2002년 4월 11일의 동경 고등재판소의 판결문에도 일부 의료행위에 관한 특허를 인정할 것을 촉구하는 지적도 있어, 위 조사회는 의료행위에 관한 발명에 대한 특허보호를 검토해왔다.
이 안에서는 먼저 의사가 실시하는 의료행위에 관련된 수술을 특허 대상으로 할 필요성이 별로 없다는 사실을 확인하고 있다. 이 때문에 특허 대상으로 하는 검토를, 의료행위에 관련된 기술의 주변기술 가운데, 「물체」에서 유래되는 기술로, 의료기기의 기능이나 특성 등에 기초를 둔 동작, 의료의 용법 등에 기술적인 특징이 있는 방법 「의료기기・의약의 특정 사용방법」에 한해 실시하고 있다.
구체적으로는 의료기기에 갖추어지는 방법의 특허에 관해, 진단 등 일정한 방법으로 의료기기 자체의 성능이나 기능이 관련되는 기술적 특징에 특허를 부여하는 안과, 데이터 수집방법, 비교단계에서 관련된 방법 등과 같은 검사방법의 일부에 특허보호를 부여하는 안 등이 제시되고 있다.
또한, 의약의 특정 사용방법에 관해, 의사에 제시하는 의약의 여러 가지 조합된 방법에 한정하여 특허를 보호하는 안과, 의약의 조합 이외에도 투약간격과 투약량 등 용법, 용량에 관한 새로운 투약방법 등까지를 특허의 대상으로 하는 안이 제시되고 있다.
2003년 4월 일본 산업구조심의회의 지적재산정책부회는 피부 재생 의료와 유전자 치료 등 첨단의료 기술에 특허를 인정하는 방침을 결정하였다.
피부와 각막의 재생치료 등 첨단적인 의료기술에 특허를 인정받을 수 있다는 전망이 서면서, 일본의 벤처기업을 중심으로 출원을 향한 움직임이 열을 띠기 시작했다. 현행 심사기준의 틀 안에서 고안해 특허를 억제하고 있었던 대기업도 자사 기술의 보호 강화에 활용할 수 있을 것으로 보고 힘을 쏟기 시작했다.
“선행의 기술에 특허가 인정받게 됩니다”. 재생의료를 연구하고 있는 벤처기업인 제팬 티슈 엔지니어링(J-TEC)의 오오스가 이사는 대학 등의 연구자 수십인을 연일 설득하면서 돌아다니고 있다. 연구자에게 구체적인 특허제도의 변경점을 설명하고 특허를 출원하도록 하기 위함이다. 연구자가 그럴 마음이 있으면, 특허의 실시권을 얻는 등 비지니스로 협력할 수 있다. 이 기업 스스로는 배양 피부의 특허 출원 준비를 정비하고 있어, 더욱 미래를 내다보고 신기술의 씨뿌리기에 여념이 없다.
일본에서는 지금까지 진단과 치료, 수술 등의 의료행위는 산업이용에 친숙하지 않아 특허 대상으로 삼지 않았었지만, 산업구조심의회(경제산업상의 자문기관)의 지적재산정책부회가 해금을 향한 사인을 냈다.
의료기술의 급진전으로 “의료와 별도로 산업으로 간주할 수 있는 기술이 늘어나고 있다”(특허청)는 것이 배경에 있다. 당면 새롭게 특허권이 인정되는 것은 환자로부터 채취한 세포를 배양해서 본인에게 이식하는 “자가이식”이라고 하는 재생의료 관련 기술이다.
“심사기준의 변경을 예상해서, 벌써 일본 국내외에서 총 30건 정도를 출원하고 있다”라고 말하는 것은 재생의료연구를 실시하고 있는 나고야대학 의학계 연구과의 우에다 교수이다. 자신이 갖고 있는 배양피부 등의 기술에서도 20건 정도 더 출원할 수 있다는 전망이 보였다고 한다.
대기업도 움직이기 시작했다. 히다치제작소의 각 그룹 기업은 눈의 각막과 치아의 재생기술을 출원할 계획이다. “지금까지 첨단의료기술은 장치의 형태로 신청하는 등 고안이 필요했었지만, 금후에는 (기술 그 자체를) 적극적으로 출원할 수 있게 된다”고 환영한다.
데르모는 미국 재생의료 벤쳐기업인 다이아클린과 연계해서 진행하고 있는 심근세포의 재생 관련 기술의 출원을 향한 검토를 시작했다. “사업을 확대하면서 특허의 해금은 순풍에 돛단격”(지적재산부의 이케우에 통할부장)이라고 한다. 올림퍼스 광학공업은 뼈의 재생기술의 출원 준비를 진행하고 있다.
유전자 치료 등의 기술을 갖는 타카라바이오의 가토우 사장은 “특허청이 구체적인 시책을 제시하면, 기업이 본격적으로 첨단의료기술의 개발에 뛰어들기 쉽다”라고 특허청의 방침을 평가한다. 첨단의료가 보급되는 계기가 될 것으로 본다.
지적재산권 문제에 상세한 스미쿠라 정책연구대학원대학 조교수는 “의료가 산업으로서 인정받는 첫 걸음”으로 본다. 재생의료 등 첨단의료기술 분야에는 획기적인 치료기술을 특허화할 수 있게 되면 중소기업이나 벤쳐기업에서도 단독으로 성공할 수 있는 기회가 잠자고 있다. 금후 “산업화한 의료”의 패권을 둘러싸고 뜨거운 불꽃이 튈 것으로 보인다.

3. BM 특허
1) BM특허의 정의
원래 발명이라는 것은 '자연법칙을 이용한 기술'을 대상으로 하는 것으로, 사람의 정신적 창작에 의한 사업상 아이디어 같은 것들은 포함되지 않는다. 그런데 컴퓨터 기술이 발전하여 컴퓨터를 이용한 사업이 발전하면서 보호의 필요가 생기다 보니, BM 특허를 특별히 특허로 '인정' 하게 되었다.
일반적으로 BM이라 함은 경제법칙과 현물시장의 거래방법, 즉 사업을 영위하고 이익을 창출하는 방식을 말한다. 여기에는 은행의 금융상품이나 다단계 판매방식 등이 모두 포함되지만, 이러한 BM들 중 특히 컴퓨터나 통신망 등의 정보시스템에 의해 실현된 비즈니스 방법이 현재 특허의 대상으로 인정되고 있다. 우리나라의 특허청에서는 BM 발명을 '새로운 아이디어에 따른 비즈니스 모델을 설정하고, 그 비즈니스 모델에 요구되는 데이터 집합 및 속성을 규정하고, 시계열적인 데이터의 처리과정을 제시한 산업상 이용할 수 있는 기술적 사상(비지니스 모델 + 데이터모델 + 프로세스 모델)'이라고 정의하고 있으며, BM 발명중 특허요건을 충족하여 특허청으로부터 특허권을 부여받은 것을 BM 특허라 한다.

2) 현행특허법상 BM특허
우리나라는 컴퓨터 및 인터넷 관련 산업이 미국을 뒤따라가면서 발전해 왔기 때문에 특허보호의 측면에서도 그와 같은 과정을 밟고 있다고 할 수 있다.
1984년 11월 제정된 컴퓨터 관련 발명의 심사기준은 소프트웨어가 이용하는 순수의 법칙성이 자연법칙에 의한 것일 때에는 "방법"발명으로 성립할 수 있으며, 컴퓨터가 어떤 장치나 시스템 내에서 특정 목적을 달성하는 기능실현 수단으로 이용되는 경우에는 "장치"발명으로 성립할 수 있다는 등의 특허가능성 판단기준을 제시했다. 이 심사기준에 의하면 운영체제, 제어 프로그램 등 일부 시스템 소프트웨어를 제외한 순수 소프트웨어는 특허의 대상에서 제외되었다.
1995년 2월 개정된 컴퓨터 관련 발명의 심사기준에서는 소프트웨어에 의한 정보처리가 대상의 물리적 또는 기술적 성질(구조상의 성질도 포함)에 기초해서 이루어진 경우 또는 하드웨어 자원을 수반한 경우에는 자연법칙을 이용한 것으로 보아 특허가능성을 인정했다. 1995년 2월 개정 심사기준에 의하면 소프트웨어를 기록한 기록매체는 특허의 대상에서 제외되어 있고, "기술적 성질"이란 개념을 명확히 정의하기 어렵다는 난점을 지니고 있었다.
1998년 2월 발표되어, 1998년 8월 1일 이후에 출원되는 발명에 대하여 시행되는 컴퓨터 관련발명 심사기준은 미국 심사기준에서의 발명의 성립성 판단과 약간의 용어만이 다를 뿐 전체적인 내용을 거의 같이 한다. 따라서 이번 개정 심사기준에서는 그 발명에 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단" 즉, 기술적 사상이 존재하는 지를 검토해서 특허 여부를 판단하도록 하였다. 또한 컴퓨터 관련발명을 특허청구범위에 기재함에 있어서 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체도 특허청구범위에 기재할 수 있도록 함으로써, 종래에는 "방법"발명으로만 청구되던 발명에 대하여 기록매체라는 "물건"발명으로도 청구할 수 있게 하여 소프트웨어 개발자의 권리를 보다 강화하고 있다.
현재 우리나라에서 적용하고 있는 BM특허에 대한 심사기준은 미국 등 선진국의 규정과 거의 차이가 없으며 BM을 기술적으로 적절히 표현하여 명세서를 작성하여 출원한다면 특허 받을 수 있다는 입장에 서있다. 물론 BM이 궁극적으로 특허등록받기 위해서는 특허법에서 정한 특허요건을 만족하여야 하며, 특히 특허출원일 이전에 공개되어서는 안된다는 것을 유념하여야 한다.

3) BM 특허 사례
(1) 미국의 경우
① Openmarket 사의 전자쇼핑카트 기술(USP 5,715,314)
1994년 10월 24일 미국에 특허 출원되어 1998년 2월 3일에 등록된 본원 특허는 구매자 컴퓨터와 판매자 컴퓨터가 네트워크 상으로 연결되어 있어서, 이들 사이의 거래를 성립시키는 것으로서, 구매자는 쇼핑카트 컴퓨터 및 쇼핑카트 데이터베이스를 통하여 복수개의 상품을 한번에 주문할 수 있도록 한 특허

② CyberGold 사의 온라인 인센티브 광고 시스템(USP 5,794,210)
1995년 12월 11일 미국에 특허 출원되어 1998년 8월 11일 등록된 본원 특허는 효과적인 광고 기법에 관련된 것이다. 종래의 광고 방법에서는 광고주가 TV 프로그램 등을 후원하는 대가로 그 제작물과 함께 광고가 방영되도록 하고, 수요자는 이 제작물을 무료로 공급받는 대신 광고를 시청하는 형식으로 이루어졌던 반면에, 본원 특허 발명에 의한 광고 방법에서는 수요자가 일정 분야에 대한 관심을 제시하면, 광고주가 그에 대한 광고를 직접 수요자에게 제공하는 대신 광고 시청에 대한 대가(현금 및 사이버 코인 등)를 수요자에게 지급하고, TV 프로그램 등의 제작물은 수요자가 그에 대한 대가를 직접 지불하여 시청하는 방식으로 이루어짐으로써, 광고와 제작물을 분리하여 전송하도록 한 광고 시스템에 대한 특허

③ Priceline 사의 역경매 시스템(USP 5,794,207)
본원 특허는 1996년 9월 4일 미국에 특허 출원되어 1998년 8월 11일에 등록된 것으로서, 네트워크를 통한 전자 상거래에 관련된 발명이다. 종래의 전자 상거래가 판매자 주도로 이루어졌던 반면에, 본원 특허는 구매자가 원하는 상품 및 서비스 또는 가격 등 원하는 조건을 제시하면 복수의 판매자가 이에 응답함으로써 거래가 성립되도록 하는 구성을 하고 있다. 이러한 계약의 성립은 구매자 인터페이스와 복수의 판매자 인터페이스 및 이들을 연결하는 중앙 제어기의 상호 작용에 의하여 이루지도록 한 역경매 시스템에 관한 특허

④ Amazon 사의 원클릭 쇼핑 기술(USP 5,960,411)
1997년 9월 12일 미국에 특허 출원되어 1999년 9월 28일 등록된 본원 특허는 인터넷을 통해 상품 등을 처음 주문할 때 구매자가 입력해야 하는 여러 가지 정보(쿠키라는 일종의 ID 코드)를 서버에 저장하고, 구매자가 상품을 구매할 때마다 반복하여 동일 정보를 전부 입력하지 않아도 구매자가 인터넷상에서 상품을 구입하기 위해서 단일 동작(마우스의 원클릭 등)에 의해 명령어를 실행했을 때 사용자에 대한 정보가 함께 전송되도록 하는 주문 방법 및 그 시스템에 관한 특허

(2) 우리나라의 경우
① 인터넷 광고 장치 및 방법 (특허 제197944호)
일반 사용자들이 인터넷을 통해 무료로 또는 저렴하게 인터넷을 사용하는 대신에 사용자의 성별, 취향에 맞게 광고를 선정하여 광고함으로써 광고 효과를 극대화시키기 위한 인터넷 광고 장치 및 방법에 관한 특허

② 전자메일을 이용한 속보 뉴스 서비스 제공방법 (특허 제 217378호)
사용자가 원하는 정보만 골라서 뉴스 속보나 기사를 전자메일을 이용하여 인터넷 사용자에게 실시간으로 제공하는 방법에 관한 특허
(3)특허 분쟁 사례
① 우리나라의 분쟁사례
i) (주)엔지넷 v. (주)타이거풀스아이 "컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임방 운용방법"
㉠ 사건의 개요
(주)엔지넷(신청인)은 1998년 8월 22일 "컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임방 운용방법"에 관한 특허를 출원하여 2001년 5월 4일 특허등록(등록번호 제 296017호)를 하였다.
신청인은 (주)타이거풀스아이(피신청인)가 신청인의 특허청구범위 중 청구항 1,5,6항의 구성과 동일 유사한 내기 게임방 운영방법으로 웹사이트를 운영하면서 특허권을 침해하고 있다고 하여 특허침해 금지 가처분을 신청하였다. 서울지방법원은 2002년 2월 26일 이 가처분 신청을 기각하였다(서울지법 2002.2.26 선고 2001카합2852결정) 신청인의 특허는 BM특허로서 특허청구범위 중 청구한 1항은 컴퓨터 통신 이용자가 내기 게임방이라는 인터넷 웹 사이트에 접속하였는지를 판단하는 단계와 인터넷 웹사이트에 접속되었을 경우에 메뉴를 모니터를 통해 디스플레이 하는 단계와 디스플레이된 메뉴가 선택되었는지를 판단하는 단계와 게시판이 선택된 경우 1:1 게임이나 단체게임 게임선택모드와 내기 항목을 선택하고 게임을 수행하여 승패를 통보받는 제반 단계가 포함되어 이루어진 것을 특징으로 하는 컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임방 운용방법이고 나머지 청구항은 위 청구항의 종속항이다.
㉡ 법원의 판단
특허법상 특허청구범위의 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하도록 하고 있고 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로서 어떠한 사항을 청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있으므로 등록된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로 피신청인의 실시제품이 이 사건 특허의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 경우 이 사건 특허의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 할 것이다. 피신청이 운영하는 웹사이트의 서비스 중 내기게임 운용방법의 경우 피신청인의 실시방법은 컴퓨터 통신이용자가 해당 웹사이트에 접속하여 게임을 선택하는 단계, 게임참여를 선택하는 단계, 단식 또는 복식의 복표중 하나를 선택하는 단계, 표시된 복표에 실제 경기에 관한 예상경기결과를 표시하는 단계, 자신이 표시한 복표를 확인하는 단계 실제 경기결과에 따라 당첨금을 분배하는 단계로 되어 있다.
이러한 피신청인의 실시방법이 신청인의 특허발명의 청구항 1항에서의 게임방에 관한 구성요소, 즉 컴푸터 통신 이용자가 1:1 게임이나 단체의 게임에 참여하여 게임을 직접 수행하거나 내기 종류를 선택하는 등의 단계와 동일 유사하다고 보기는 어렵고 피신청인의 실시방법이 신청인 특허발명의 구성요소를 구비하고 잇따는 점에 대한 소명이 부족하므로, 청구항 1항의 권리범위가 피신청인의 실시방법에 대하여 인정 된다고 보기 어렵다
신청인의 특허발명 중 청구항 5,6항은 독립항인 청구항 1항을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항으로서 청구항 1항의 구성요소를 모두 구비하는 것을 전제로 하고 있다고 할 것이므로, 피신청인의 실시방법이 청구항 1항의 구성요소를 모두 구비하고 있다고 보이지않는 이상 청구항 5,6항의 권리범위가 피신청인의 실시방법에까지 미친다고 보기도 어렵다
㉢ 평가
이가처분 사건은 BM특허에 대한 법원의 최초의 판단으로 보인다.
주로 권리범위에 관해서만 다루고있는데, 청구항의 구성요소를 엄격하게 해석하는 경향을 보이고 있다. 즉, 피신청인의 실시제품이 청구항에 기재된 필수적 구성요소를 모두 갖추어야만 신청인의 권리범위에 속한다고 보고, 피신청인의 내기게임 운영방법은 구성요소를 신청인의 청구항 제1항에서 게임방에 관한 구성요소와 비교분석한 후 동일 유사하지 않다고 보았다.

ii) (주)열린교육 v. (주)sk텔레콤 "이동통신단말기를 이용한 게임서비스 제공방법" 특허권침해 사건
㉠사건의 개요
(주)열린교육(신청인)은 1999년 1월 22일 "이동통신단말기를 이용한 게임서비스 제공방법"에 대하여 특허를 출원하여 2001년 7월 4일 특허등록(등록번호 제 302510호)을 하였다. 신청인은 2001년 11얼 이동통신단말기를 이용하여 게임서비스를 제공하고 있는 나텔레콤 한국통신프리텔, LG텔레콤 신세기통신, 그리고 게임컨텐츠 제공업체인 (주)컴투스, (주)웹이진코리아를 상대로 하여 피신청인들이 이동통신단말기를 이용한 왑(Wireless Application Protocol)방식의 인터넷 게임서비스 및 다운로드게임서비스를 사용자들에게 제공하는데 있어 신청인의 특허와 동일, 유사한 방법을 사용함으로써 특허권을 침해하였다고 하여 특허권 침해금지 가처분을 신청한 사건이다. 서울지방법원은 2002년 3월 21일 이 가처분 신청을 기각하였다. 이사건 특허발병은 BM특허로서 게임서버 이동통신서비스회사, 사용자 이동통신단말기를 구성요소로 한다. 이 특허는 이동통신단말기 사용자가 이동통신단말기를 이용해 통신서비스회사에 게임서비스를 요청하면 통신서비스회사 서버는 인터넷으로 게임서버와 연결하여 게임프로그램을 다운로드받고 다시 게임프로그램을 이동통신단말기로 전송하여 이동통신단말기의 해당영역에 저장한 후 독립적인 게임인 경우에는 접속을 종료하고 게임을 실행하고 비독립적 게임의 경우에는 접속이 유지된 상태에서 통신서비스회사 서버를 통해 게임서버와 정보를 송수신하면서 게임을 실행하는 것을 주된 청구범위로 한다.

㉡법원의 판단
법원은 피신청인들의 게임서비스가 이동통신단말기, 왑서버, 다운로드서버, 게임서버, 데이터베이스 등을 구성요소로 하며, 각 서버 및 데이터베이스는 랜으로 상호연결되어 있고 단말기는 게임프로그램 다운로드시 왑 방식의 접속을 종료하고 GVM(Game Virtual Machine) 방식으로 재접속하는 것을 특징으로 한다는 사실을 인정한 후 이에 의하면 신청인의 이 BM 특허와 피신청인의 실시방법은 서버간 연결방법 다운로드시의 접속방식, 외부게임서버의 필요여부, 게임 다운로드시 통신서비스회사의 기능 등 그 기술적 구성작용효과에 있어 동일유사하지 않고 또한 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다
법원은 현재 신청인이 이 BM특허를 실시하지 않고 있고 장래에도 그 실시여부가 불명확한 적 피신청인들이 게임서비스 제공을 위해 투자한 비용, 서비스 제공기간, 이용자수 등 기록에 나타나는 제반 사정에 비추어 예측되는 가처분 인용여부에 의한 당사자 쌍방이 입게될 손실 및 이동통신 가입자들에게 미치는 영향등을 고려하여 보면 열린교욱이 피신청인들의 실시방법을 당장 금지하지 않으면 안될 현존하는 급박한 위험 내지 현저한 손해가 발생할 개연성이 없다고 판단하였다

㉢ 평가
신청인은 LAN 연결이 이 특허발명의 인터넷의 개념에 포함되거나 단순한 균등수단 치환이며, 통신서비스 회사 및 왑서버가 이 특허발명의 통신서비스회사의 서버에 대응되고 모드 전환은 부수적인 사항에 해당할 뿐이라고 주장하였으며 법원은 이를 방아들이지 않았다.
즉, BM특허의 권리범위 해석에 있어서, 전체적으로 이루고자 하는 비즈니스 모델의 목적과 결과가 동일하다 하더라도 BM 특허를 이루는 각단계 및 구성요소가 상이한 경우 권리범위에 포함되지 않는다고 엄격한 해석을 하였다
또한 법원은 연결방법, 접속방식, 기능 등이 상이한 단계 및 구성요소를 상호 균등하지 않다고 보아, BM 특허에 있어서 균등론 적용을 염격히 하여야 한다는 입장을 분명히 하였다.

iii) 삼성전자
삼성전자 특허의 발명은 ‘인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치’로서 1996년 10월 23일 등록되어 1999년 1월 25일 특허가 허여되었다. 삼성전자의 특허명세서는 컴퓨터 및 네트워크상에서의 웹(Web) 규정 및 그 관련 기술을 응용하여, 원격 교육 장치를 구현하고, 학습평가 및 관리기능을 내장하여 시간과 공간의 제약을 극복하고, 사용자들의 학습을 평가 및 관리하는 효과가 있다고 하고 있다. 삼성의 특허명세서는 전파나 TV, 비디오, 일반네트워크 등을 이용한 과거의 원격교육방법은 사용자가 시간 및 장소의 제약을 받으며, 사용자의 확장 및 교육내용의 다양화가 어렵고 사용자의 학습을 평가 및 관리하지 못하는 문제점이 있었다는 것을 지적하고 있다. 이같은 문제점을 해결하기 위하여 이 발명은 웹을 기반으로 하여 사용자가 원하는 데이터를 서버장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 현시하여 검색하고, 단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버장치를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이 발명은 사용자의 입력데이터를 처리하는 제1단계, 사용자의 학습데이터를 처리하는 제2단계, 사용자의 시험데이터를 처리하는 제3단계로 이루어져 있다. BM에 해당하는 것은 각 단계에 해당하는 인터넷상에서의 원격교육방법이다.
무효심판을 청구한 진보네트워크 참세상은 청구서에서 “컴퓨터의 기본적인 기능과 사람들 사이의 인위적인 약속을 이용한 것에 불과하다”고 지적하고 무효가 되어야 한다고 지적하였다. 또한 인터넷 원격교육업체들은 삼성전자의 특허가 지나치게 광범위하게 설정되어 있어서 유사한 방법과 장치를 이용하고 있는 업체들은 당장 이에 타격을 받을 것을 우려하고 있다. 앞으로 특허심판원이 어떻게 심결을 내릴지가 주목된다.

② 미국 프라이스라인 VS. MS사건
i) 소프트웨어 업계의 거인인 미 마이크로소프트(MS)사 역시 각종 특허침해 소송에 휘말려 곤욕을 치르고 있다. 99년 10월 13일, 온라인상에서 호텔예약관련 서비스를 제공중인 미국의 프라이스라인(priceline.com)社는 MS(Microsoft)社의 웹사이트인 「익스피디어(Expedia.com)」가 유사한 서비스를 개시하며 자사의 특허를 침해했다고 소송을 제기했다.
프라이스라인은 지난 13일 코네티컷주(州) 지방법원에 제출한 소장에서 『익스피디어가 최근 개설한 「호텔 매처(matcher)」라는 서비스는 우리가 독자적으로 개발한 기술의 싸구려 복제품에 지나지 않는다』며 『이는 코네티컷주의 공정거래법을 위반한 것』이라고 주장했다. 프라이스라인사의 회장인 Richard S. Braddock은 수백만의 소비자들이 priceline.com의 혁신과 투자로 득을 보았고, priceline은 성공적인 비즈니스 모델의 개발과 특허 포트폴리오의 구축을 위하여 시간과 돈을 투자해 왔으며, MS사의 불공정경쟁행위와 지적재산권에 대한 경시는 미국땅에서 더 이상 설자리를 갖지 못할 것이라고 밝혔다.
이에 대해 MS의 대변인인 Tom Pilla는 MS는 타사의 지적재산권을 존중하지만, 법정분쟁에서 승소할 자신이 있다고 맞섰다. 또한 Priceline의 소송에 대하여 충분한 장점을 가지고 있는 Expedia와의 경쟁을 회피하고 Expedia를 위축시키려는 속이 뻔히 들여다보이는 의도라고 반박했다.
전문가들은 MS의 "Hotel Price Matcher" 서비스 개시가 여행관련 예약서비스를 제공하는 업계의 판도에 중대한 영향을 끼칠 것으로 전망했다. Expedia는 "Hotel Price Matcher"의 시행 이전부터 상위 랭킹에 속하는 여행 싸이트였지만, 이러한 서비스의 시행을 통해 경쟁업체를 추월할 수 있는 잠재력을 갖게 될 것이라고 분석했다. 다만, 이는 MS의 "Hotel Price Matcher" 서비스가 프라이스라인의 "Name Your Price"의 특허를 침해하지 않는 별개의 특허로 인정받는 경우에만 가능하다.
현행 미국의 특허제도상, 프라이스라인과 같이 특허를 얻은 경우라 하더라도 법정에서 그 특허가 무효되거나 번복될 가능성은 얼마든지 남아있다. 이미 프라이스라인사는 자사의 특허의 유효성에 대한 도전을 받고 있기도 한데 버지니아주의 발명가인 Thomas Woolston 씨는 98년 12월, 자신이 발명하여 특허를 받은 기술내용이 프라이스라인의 기술내용과 동일하며 자신의 특허가 프라이스라인의 특허에 16개월 선행하므로 프라이스라인사의 특허는 무효가 되어야 한다고 주장하고 있고 이에 대하여 프라이스라인은 자사의 특허의 상이함을 주장하고 있는 상황이다.
미 연방법원은 인터넷 비즈니스 방법과 같은 소위 "개념(concept)"특허의 적법성을 지지하고 있는 추세이기는 하지만 프라이스라인 등 특허를 가지고 있는 회사들은 스스로 특허를 보호하려는 노력을 하지 않으면 안 된다. 공격이 최상의 방어라는 말이 있듯이 이번 MS소송사건은 프라이스라인이 자사의 특허를 보호하기 위해 공격적인 선수를 친 것이라는 관측도 있다. 어쨌든 이번 사건을 통해 한가지 알 수 있는 점은 무엇보다도 특허를 가지고 있는 프라이스라인사가 특허가 없는 MS사에 비해 유리한 입장에 서 있다는 점이다. 프라이스라인은 그간 인터넷 비즈니스와 같은 새로운 아이디어를 특허받음으로써 막대한 이익을 챙기고 경쟁업체보다 유리한 입장에 설 수 있었다. 또한 이를 통해 많은 부가가치와 일자리를 창출하였으며 소비자들에게는 싼값에 상품과 서비스를 구입할 수 있는 전기를 마련한 것도 사실이다.
그러면, 향후, 유사한 사업을 계획하고 있는 국내의 인터넷 업체들이 고려하고 준비해야 할 것은 무엇일까?
프라이스라인사와 유사한 서비스를 계획 중에 있다면 가급적 특허출원을 서두르는 것이 향후의 분쟁을 막을 수 있는 안전한 방법이라 하겠다. 이 경우, 프라이스라인의 기술보다 개량된 부분이 있으면 자사기술의 특허출원을 통하여 개량된 부분에 대한 자사의 기술을 보호받을 수 있고, 이러한 기술의 라이센스를 통하여 수입을 증대시킬 수 있다. 프라이스라인사보다 개량된 기술을 가지고, 그 개량된 부분에 한하여 특허를 얻는다면 설령, 인터넷 쇼핑몰 상에서 역경매 방식의 영업을 한다하더라도 특허침해는 성립하지 않기 때문이다. 또한 좀더 발전된 경우를 생각한다면 좀더 개량된 자사의 기술과 원천기술격이라 할 수 있는 외국기업간의 기술공여(Cross-License)를 추진할 수도 있다 하겠다. 바로 여기에 특허권의 중요성이 있다. 특허는 경쟁업체에 대한 공격적인 수단임과 아울러 방어적인 수단으로 작용할 수 있기 때문이다.
특허출원을 위해서는 아이디어 과정에서 현재 서비스하고 있는 또는 현재 특허출원하여 공개되어 있는 선행기술을 철저하게 검색하는 과정이 필요하고 검색된 유사 개념의 선행기술을 분석하여 특허로써 그 기술을 회피할 수 있는 방법에 대해서 연구를 하여야 한다.
만약, 이번 MS 소송사건의 예에서 마이크로소프트의 기술이 프라이스라인의 기술을 침해하고 있는 것으로 판단된다면 MS사의 입장에서는 프라이스라인 특허이전의 선행기술을 찾아내어 프라이스라인의 특허를 무효시키는 방법도 고려할 수 있다. 시간과 공간을 초월한 인터넷상에서 국제적인 영업을 하고자 하는 국내의 인터넷 업체들에게 인터넷 특허의 등장은 새로운 과제를 제기하고 있다.


ii) 아마존 VS 반즈앤드노블 사건
미국 시애틀 지방법원의 여성판사인 Marsha J. Pechman은 99년 12월1일 반스앤드노블사(Barnesandnoble.com)로 하여금 경쟁관계에 있는 아마존사(Amazon.com)의 특허기술인 원클릭(1click) 기술을 사용하지 못하도록 하는 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 내렸다. 세계 최대의 인터넷 가상서점인 아마존사는 세계 최대의 현실 서점인 B&N사가 인터넷 매장에서 자신의 '원클릭 온라인 쇼핑기술'을 모방한 기술을 사용하고 있다고 주장하며 특허를 취득한 지 23일만인 '99년 10월 20일 반즈&노블사를 시애틀 연방지방법원에 특허침해로 제소한 바 있으며 이건은 아직도 법원에 계류되어 최종 판결을 기다리고 있는 상황이다. 아마존사의 CEO인 Jeff Bezos은 특허제도는 혁신을 장려하기 위한 것이고, 아마존사는 이러한 혁신을 위해 수많은 돈과 시간을 투자해 왔다고 소송을 건 배경을 설명했다.
-향후의 전망
반즈앤노블사가 특허침해 혐의에서 벗어나기 위해서는 최초에 시도하려 했던 서비스 형태인 'Express lane'을 일부 변형시켜야 할 필요성이 있으며, Marsha 판사는 물품구매시 소비자로 하여금 별도의 확인절차를 부가하게 하는 단계를 추가한다면 침해로부터 벗어날 수 있음을 예시했다.
법원의 금지결정에 따라 반즈앤드노블사는 침해혐의를 받고 있는 'Express Lane'을 대체할만한 'Express Checkout' 서비스를 수일 내에 개시할 예정이라고 밝혔다. 또한 법원의 금지결정에 일부 실망한 것이 사실이지만 차후 항소단계에서는 자사의 기술이 지지받을 수 있을 것이라고 전망했다. 아마존과 반즈앤드노블의 법정싸움은 인터넷 전자상거래 업체가 기술이나 비즈니스 플랜이 아닌 특허를 무기로 하는 온라인상의 주도권 쟁탈전이라는 점에서 최근 프라이스라인과 마이크로소프트상의 인터넷 비즈니스 특허권 분쟁 못지 않게 법원의 판결결과가 주목된다.

Ⅲ 특허법 조약 및 특허 실체법 조약에 따른 KIPO의 정책
1. 특허법 조약과 KIPO의 가입준비현황
1) 특허법 조약
국제적으로 특허권을 보호받아야 할 필요성이 높아짐에 따라 각국 특허 절차법의 통일화 및 단순화를 통하여, 출원인에게 일관되며 간소한 특허 절차를 제공할 필요성이 생겨났다. 외국에서도 용이하게 특허권을 획득하고 보호받을 수 있도록 특허출원 절차 및 특허요건 등을 국제적으로 규율하고자 하는 특허법 조약(SPLT)에 관한 논의가 한창이다. 논의되고 있는 대표적인 내용들은 출원일 설정 요건의 완화, 출원서식의 국제적 표준화 및 기재요건 완화, 체약국은 100% 전자출원 선택가능 (2005.6.2이후), 실수에 의한 권리의 상실 방지 등이다

2) KIPO의 가입준비현황
특허청은 행정혁신 과제로 선정하여 PLT법제화를 위한 청내 검토작업을 진행해오고 있다. 검토결과 특허법 조문중 신설 또는 수정이 필요한 사항들은 다음과 같다.
(1) 조 신설 : 출원일 설정, 제출서류 작성언어, 권리복원 등 3개조문
(2) 항 신설 : 15조, 54조에 기간의 연장, 우선권회복관련 조항
(3) 수 정 : 14개 조문(z제3,5,8,9,10,16,17,29,38,47,49,54,81,82조)

2. 특허법 실체법 조약(SPLT)의 주요내용과 쟁점별 논의사항
1) 주요내용
조약 18조 및 이에 부속하는 규칙 16조로 만들어진 특허실체법조약은 선출원주의 채택, 명세서의 내용의 보정 및 정정, 선행기술(비서면 정보 포함) 및 신규성 의제(Grace Period) 채택, 특허요건(특허대상, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)의 통일과 특허권의 보호범위와 침해에 따른 보상청구범위 설정 등을 주요 내용으로 한다.
2) 주요쟁점별 논의사항
(1) 선출원주의의 채택여부
① 미국의 입장
- 미국대표단의 “선발명주의” 포기시사(2000.11)
- 미국특허청이 발명자 그룹을 설득하고 있으나 아직 합의에 이르지 못함
② 다수국의 입장
- 선발명주의는 실체법통일화의 최대 장애요소
- 선출원주의에 대한 명시적인 규정신설 필요

(2) 특허대상
① 미국의 입장
- 인간의 모든 활동분야로 특허대상 확대
- IT, BT 분야의 혁신과 미래의 기술발전을 수용(캐나다, 호주가 미국 입장 지지)
② 다수국의 입장
- UR/TRIPs 제 27조에 규정된 바와 같이 특허대상을 기술분야로 한정
(3) 유예기간(신규성의제 기간)
① 미국의 입장
- 신규성상실 예외(자기공개 등) 규정 필요
- 일본, 캐나다, 독일 등 미국 입장 지지
② 다수국의 입장
- 미국의 선출원주의 채택을 전제로 수용가능
※ 법적 불안정성을 이유로 동조항의 삭제를 주장하는 소수의견 있음

(4) 유예기간(신규성의제 기간)
① 미국의 입장
- 산업상 이용가능성 요건규정 불필요
- 새로 출현하는 분야를 제한해서는 안됨(비산업분야까지 특허대상 확대 의도)
② 다수국의 입장
- 산업상 이용가능성은 여전히 유용한 특허요건
- UR/TRIPs 제27조와의 조화필요
※ 법적 불안정성을 이유로 동조항의 삭제를 주장하는 소수의견 있음

3. KIPO의 정책
1) 구성 및 기능
SPLT 논의에 대비하기 위한 특허법 통일화 기획단을 구성하여 특허청내 업무추진부서및 청외 전문가로 구성(3개팀,1연구회)하여 특허법 통일화 관련업무의 총괄 기획,관리의 역활을 수행하고 있다.
∙SPLT기초안 검토
∙아국입장안 마련
∙법개정 추진
∙특허법통일화
대외홍보

[심사조정과]법령정비팀국제협력팀정보화전략팀∙양자간 및 다자간
Working Gruoup 운영
∙국제적 공조강화
∙주요국 대응전략
및 준비현황 파악

[국제협력과]∙정보화전략계획
(ISP) 수립
∙업무프로세스
재설계(BPR) 수행
∙전산시스템 개발

[정보기획/개발과]특허법통일화 기획단
(단장 : 심사2국장)특허실체법통일화 연구회∙각계전문가 의견수렴
∙설명회, 공청회 개최
2) 운영방향
(1) 추진 부서간 효율적 협력체제 구축
∙법령정비팀과 정보화팀의 협력강화
- 조약가입 일정에 따른 차질 없는 전산시스템 구축
- 업무절차개선(BPR)으로 사용자 중심의 전산시스템 구축
∙법령정비팀과 국제협력팀의 협력강화
- 양자 및 다자간 특허실체법조약 실무협의체(Working Group) 구성
- 주요쟁점에 대한 사전조율을 통해 국제적 공조강화

(2)「특허실체법통일화연구회」 운영의 활성화
∙연구회 구성 : 산업계, 변리업계 및 학계 등 총 22명의 청내․외 전문가로 구성(2001. 8)
∙법령개정팀이 마련한 아국입장 및 법개정안에 대한 검토
∙청내․외 연구위원으로 특허법상설위원회 참석 대표단 구성
(3) 통일화논의에 대한 대외 홍보 강화
∙국제적 환경변화에 대한 국내 각계의 사전대응체제 구축
- “특허법통일화 동향 및 전망” 설명자료집 작성․배포(2002년 하반기)
-「특허실체법통일화 웹사이트」 활용
․다출원기업 특허전담부서 및 대리인에 안내 Mail발송
․주요쟁점에 대한 설문조사 및 사이버 투표실시

3) 운영계획
(1) 정기회의 개최 (분기별 1회)
∙팀별 추진계획수립 및 추진현황 점검
∙쟁점사항 및 팀별 협력과제 발굴
(2) 실무자협의회 상설운영
∙팀별 주무 서기관, 주무 사무관으로 구성
∙협력과제에 대한 세부추진계획 수립 및 이행
(3) 연구회 주관의 세미나․공청회 개최 (반기별 1회)
∙각계 전문가의 의견청취 및 대외홍보

4) PLT 및 SPLT에의 동시 가입 추진
SPLT 타결을 기다려 양 조약에 동시에 가입함으로써
∙ 잦은 법개정 및 전산시스템수정에 따르는 인력 및 예산의 부담을
줄이고 출원인 등의 불편을 최소화
※ PLT 및 SPLT를 반영하기 위해서는 제정수준의 특허법 개정이
필요하며, 특허넷 시스템의 대폭적인 수정․보완이 불가피

Ⅳ 현행 특허법상 특허대상의 확대와 KIPO정책
1. 현행 특허법상 특허대상의 확대와 KIPO정책
1) BM 특허 보호에 관한 KIPO정책
BM특허는 각국별로 정도의 차이는 있지만 기술적 요소화 결합될 경우에만 특허대상이 되며, 순수한 영업방법으로까지 특허대상을 확대한 것은 아니다. 영업방법 그자체에까지 특허대상을 확대할 경우 우리나라는 자연법칙 이용성을 특허법에 규정하고 있기 때문에 이의 개정이 필요할 것으로 보인다. 우리나라에서는 1998년 컴퓨터소프트웨어 관련 발명의 심사기준이 개정되기전까지는 자연법칙 이용성을 발명의 성립성 판단의 주요 기준으로 적용하였고, 자연법칙을 이용하고 있는 것으로 인정하는 조건도 하드웨어 자원에 대한 제어 또는 제어에 수반한 처리를 행하는 것, 대상의 물리적 또는 기술적 성질에 의하여 정보처리를 행하는 것, 소프트웨어와 하드웨어 구성요소를 포함할 경우 하드웨어 자원에 의한 한정이 컴퓨터를 사용한 것에 의해서 생기는 당연한 한정에 해당하지 않는 것으로 제한하였다. 산업계 전반에 걸쳐 폭넓게 사용되던 컴퓨터나 마이크로프로세서를 이용한 자동제어용 프로그램 등은 특허로서 일반적으로 보호되고 있었다.
그러나 자연법칙 이용성을 지나치게 강조하여 운영되던 종래의 심사기준이 국제동향과 시대흐름에 맞는 않다는 지적이 다수 제기되었고, 특히 벤처기업 열풍이 불면서 우리나라가 인터넷 산업에서 세계 최강국으로 발둗움하면서 적극적으로 국내기업의 기술과 노하우를 보호하는 것이 필요하게 되었다. 이에 특허청은 1998년 컴퓨터 관련 발명이 특허로서 보호될 수 있는 열었고, 2000년8월 전자상거래 관련 발명의 심사지침을 제정하여 이의 보호를 더욱 명확히 하였다.

2) 생명공학분야의 특허보호대상과 KIPO정책
(1) 미생물 관련 발명과 KIPO정책
특허대상으로서의 미생물이란, 바이러스, 세균, 원생동물, 효모, 곰팡이, 버섯, 단세포조류, 방선균 등을 의미하며, 동식물의 분화되지 않은 세포 및 조직배양물도 포함된다. 신규 미생물 자체의 발명은 반복가능성이 없다는 등 이유로 오랫동안 특허의 대상에서 제외되어 왔으나 “미생물 기타제도”라는 제도적 보완에 의해 반복가능성의 문제 해결이 가능하게 되었다. 우리 나라의 경우도 국제적인 법적 보호와 동일한 수준의 보호가 미생물에 대해 이루어지고 있으며, 특허법시행령 제2조-제4조에서 미생물의 기탁, 특허출원서의 기재방법, 미생물시료의 분양 등에 대하여 규정하고 있어서 미생물발명이 특허대상임을 명백히 하고 있다.
(2) 식물관련발명과 KIPO정책
식물발명이라 함은 생존식물의 유전적 소질에 개선을 가한 변종식물의 창작에 관한 발명을 말하며, 세계적으로 생명체 자체에 대한 특허권을 최초로 인정한 사례가 1930년 미국의 식물특허(Plant Patent)이다. 우리나라의 경우 무성적으로 반복 생식할 수 있는 식물 발명에 대해서는 특허법에 의해, 유성번식 식물을 포함한 식물신품종은 종자산업법(Seed Industry Law)에 의해 이중으로 보호되고 있다. 특허법에서는 여타 발명과 마찬가지로 신규성, 진보성, 및 산업상 이용가능성을 그 보호 요건으로 하고 있고, UPV 조약에 기초하여 1997년 12월 31일부터 농림부에 의해 시행되고 있는 종자산업법에서는 유,무성에 관계없이 특정 물품종에 한하여 신규성, 균일성. 안정성, 품종명칭의 요건을 갖춘 경우 구 그 보호 대상으로 하고 있다.
(3) 동물관련발명과 KIPO정책
우리나라도 동물관련 연구가 활발히 진행되어 1990년대 초부터 동물발명 이 출원되기 시작하였으며 최근 생명공학기술이 급속히 발전하면서 영국에서복제양 ‘돌리’가 탄생한 이래 국내에서도 흑염소 ‘메디’, 복제소 ‘영롱이’ 및 ‘진이’등 체세포 북제동물이 개발되는 등 이 분야의 국내기술수준이 거의 선진국에 접근하여 이에 대한 특허출원도 증가하고 있다. 그러나 생태계를 파괴할 우려가 있는 동물, 환경오염을 초래할 우려가 있는 동물, 인간에게 해를 끼칠 우려가 있는 동물, 혐오감을 줄 수 있는 동물, 동물에게 심한 학대를 주는 결과를 초래 할 수 있는 동물에 관한 발명에 대해서는 불특허하고 있다.
(4) 배아간세포 및 유전자 치료와 KIPO정책
배아 간세포는 수정란이 5일정도 자란 초기단계인 포배기(Blastocyst) 배아안의 태아로 발생할 세포괴(Inner Cell Mass)로부터 분리한 세포로서, 모든 세포로 분화될 수 있는 전능성을 가진 세포이다. 현재, 인간을 제외한 포유동물의 배아 간세포의 경우에는 특허가 허여될 수 있으나 인간 배아 간세포에 대한 특허는 부정적인 입장이다. 인간을 대상으로 하는 수술, 치료 및 진단방법은 미국을 제외한 모든 국가에서 불특허하고 있다. 역사적으로 미국에서도 의료 및 수술 방법은 방법(process)으로서 특허를 받을 수 없다는 것이 통설이었으나, 1954년 미국 특허 항고부는 의료방법의 특허를 인정하였다. 그러나 1990년대 이후 의료방법특허의 허용여부와 특허권 제한문제에 관한 논쟁이 시작되면서, 의료행위가 특허권을 침해하더라도 원칙적으로 특허침해로 인한 손해배상 및 금지 청구의 대상 이 되지 않도록 명문화된 구제제외규정이 입법화되었다.(1996년 미국특허법 제 287조(c)(1항))
(5) 유전공학(Genetic Engineering) 관련 발명
유전공학관련 발명이란 유전자 재조합, 세포융합 등에 의하여 인위적으로 유전자를 조작하는 기술을 포함하는 발명으로서, 유전자, DNA 단편, SNP, 안티센스, 벡터, 재조합 벡터, 형질전환체, 융합세포, 모노클로날 항체, 단백질 및 재조합 단백질에 관한 발명이 해당된다. 유전자의 특허성에 대해서는 유전자를 이미 생명체에 존재하고 있던 물질로 볼 것인지 여부, 특히 인간유전자의 경우에는 이것을 인체의 일부로 볼 것인지 여부를 놓고 상당한 논란이 있었다. 그러나, 일단 인체에서 분리된 이상 유전자는 인체의 일부가 아니라 화학물질로 볼 수 있으므로, 페니실린처럼 원래는 자연계에 존재하고 있던 물질을 분리하여 구체적인 유용성을 입증한 경우에 특허를 부여하는 것처럼, 미생물, 유전자 등 생명공학관련 발명도 자연계에서 분리․정제되고, 그 과정에서 인위적인 노력이 가미된 경우에는 단순한 발견이 아닌 발명으로 간주되어 특허대상으로 인정하는 것이 국제적 추세이다. 미국, 일본, 유럽 등 세계 주요 국가의 경우와 마찬가지로 우리나라도 생명체에서 분리되고, 그 유용성이 입증된 유전자에 대해서는 특허를 허여하고 있다. 우리나라의 경우「생명공학분야 심사기준」에서 유전공학관련 발명에 대해 구체적으로 유전자 자체가 특허대상이 됨을 명시하고 있으며 이 경우 해당 유전자가 공지의 유전자에 비해 신규성과 진보성 등의 특허성을 구비하여야 함은 물론, 발명의 상세한 설명에 유전자 자체의 유랴, 서열, 제조방법, 기능이 기재되어 있어야 할 뿐 아니라 특허청구범위의 기재에 있어서도 유전자의 염기서열 또는 그 유전자가 코딩하는 아미노산 서열을 기재하도록 되어있다.
3. 특허법 개정을 통한 특허대상 확대
1) 현재의 특허법에 의한 특허보호의 범위
BM특허 인정과 관련하여 많은 사람들이 특허가 비기술적 분야에까지 확대된 것이 아닌가하여 우려를 표시하고 있다. 그러나 현재의 특허제도 하에서 BM자체는 발명이 될 수 없으므로 특허대상이 될 수 없다. BM발명이라고 할 때 이는 어디까지나 BM을 실현시키는 컴퓨터 프로그램 관련 발명이라고 할 수 있다. BM컴퓨터 프로그램에 의해서 실현될 때 이를 BM발명이라고 이야기 할 수 있지만,BM자체는 특허법상 발명이 아니다. 이에 관하여는 우리나라, 일본, 유럽은 같은 입장이다. 그러나 미국 특헙버은 약간 다른 시각이 있는 것 같다,. 미국 특허법에서 발명은 “any new useful process, machine, menufacture and composition of matter" 라고 카테고리만 정의가 되어 있어서 조금은 비 기술적인 아이디어도 포함될수 있지 않느냐하고 생각할 수 이지만 특허제도가 도입될 당시의 기본적인 취지가 과학기술의 진흥을 통한 산업발전 기여에 있는 것이라면 그러한 범위 내에서 특허제도의 존립 근거를 찾아야하고 특허대상의 발명도 그러한 기준에 입각하여 정의되어야 할 것이다. 미국법에서 비기술적 분야의 발명도 그러한 기준에 입각하여 정의되어야 할 것이다.

2) 특허법 개정을 통해 발명의 정의 삭제
특허법 제2조(정의) 제1호에는 "발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다"로 정의되어 있다. 대다수의 국가에서는 발명의 정의를 특허법에 규정하지 않고 학설·판례에 맡기고 있다. 발명의 정의규정을 특허법에 규정하는 예가 적은 것은 발명의 다양성으로 인하여 일의적으로 정의하는 것이 어려운 점에서 유래하는 것이라 생각된다.
그러나 특허법의 보호대상이 “발명”인 이상 발명의 의의를 명확히 할 필요가 있음은 당연하다 할 것 이다. 다만, 그것을 법률에서 정의할 것인가 또는 학설이나 판례에 위임해야 할 것인가 하는 선택의 문제만 남는다. 법률에서 정의한다면 그 개념이 한층 명확해지고 특허법의 적용범위를 확정하기가 쉬워지는 장점이 있는 반면, 학설이나 판례에 위임하는 경우에는 명확성이라는 장점은 없지만 시대상황에 적합하도록 융통성 있게 발명을 해석할 수 있는 장점이 있다.

4.향후 대응방안
1) 우리나라의 입장정립
국내 각계 전문가의 폭넓은 의견수렴을 통하여 특허대상의 확대문제를 공론화 함으로써 특허대상을 “기술분야로 제한할 것인지” “비 기술분야까지 확대해 나갈 것인지”의 문제와 “비기술 분야까지 확대할 경우, 그 범위와 속도를 어느 정도로 할 것인지”등의 문제에 대한 입장을 정립하여야 한다.
2) 국제 공조를 통해 우리의 입장안 반영
일본, 중국, EPO 등 주요국과 특허대상의 확대에 대한 의견을 교환하고 상호일치되는 부분에 대하여 국제적 공조를 추진해 나가야 한다
3) PLT, SPLT 가입방안
SPLT 타결을 기다려 양 조약에 동시에 가입함으로써 잦은 법개정 및 전산시스템수정에 따르는 인력 및 예산의 부담을 줄이고 출원인 등의 불편을 최소화해야한다. PLT 및 SPLT를 반영하기 위해서는 제정수준의 특허법 개정이 필요하며, 특허넷 시스템의 대폭적인 수정, 보완이 불가피 하다.